발명을 먼저 공개했더라도 국내에서는 공개한 날부터 12개월 이내에 공지예외주장을 하면서 출원하면 특허를 받을 길이 남아 있습니다. 그 공개 때문에 신규성이 부정되지 않기 때문입니다. 다만 이 제도는 국가마다 기준이 달라 해외 권리까지 지켜 주지는 않습니다. 따라서 수출이나 해외 진출을 계획한다면 공개하기 전에 출원하는 것이 가장 안전한 방법입니다.
공개한 발명은 왜 특허를 받기 어려워지나요?
특허를 받으려면 출원 시점에 그 발명이 이미 알려진 기술이 아니어야 합니다. 이를 신규성 요건이라고 합니다. 찾기쉬운 생활법령정보는 특허 요건으로 산업상 이용 가능성, 신규성, 진보성을 들고 있으며, 출원 전에 국내외에서 공지되었거나 공연히 실시된 발명은 원칙적으로 신규성이 없다고 안내합니다. 여기에는 다른 사람이 공개한 경우뿐 아니라 발명자 본인이 공개한 경우도 포함됩니다.
실무에서 신규성을 잃는 경로는 생각보다 다양합니다. 대표적인 사례는 다음과 같습니다.
- 크라우드펀딩 페이지나 제품 소개 영상에 구조와 작동 원리를 공개한 경우
- 학회 발표, 학위 논문, 학술지 게재로 기술 내용이 알려진 경우
- 전시회에 시제품을 출품하거나 시연한 경우
- 비밀유지 약정 없이 투자자나 거래처에 기술 자료를 넘긴 경우
- 출원 전에 제품을 판매해 누구나 구조를 확인할 수 있게 된 경우
공지예외주장을 하지 않으면, 공개된 자료가 발명의 핵심 구성을 모두 드러내지 않았더라도 그 자료와 기존 기술을 조합해 쉽게 도출할 수 있다고 판단될 때 진보성이 부정될 수 있습니다. 공지예외주장 요건을 갖추면 자기 공개는 진보성 판단에서도 제외됩니다. 그러므로 공개의 범위를 가볍게 보아서는 안 됩니다.
공지예외주장은 어떤 조건에서 인정됩니까?
공지예외주장은 발명자 스스로의 공개 때문에 출원이 막히는 일을 줄이기 위한 제도입니다. 특허청은 특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자가 발명을 공개한 경우 그 공개일부터 12개월 이내에 출원하면 그 공개를 선행기술로 보지 않는다고 안내하고 있습니다. 판단할 때에는 다음 사항을 차례로 확인합니다.
- 공개 주체: 발명자 또는 정당한 권리 승계인이 공개했는지, 아니면 본인의 의사에 반해 공개되었는지 확인합니다.
- 기산일: 공개가 여러 번이었다면 가장 먼저 공개한 날을 기준으로 12개월을 계산하는 것이 안전합니다.
- 주장 절차: 출원서에 공지예외주장 취지를 적고, 공개 사실을 입증하는 증명서류를 출원일부터 30일 이내에 제출합니다. 본인의 의사에 반한 공개는 취지 기재 대신 누설·도용 사실을 입증합니다.
- 보완 가능성: 특허청은 출원 시 주장을 빠뜨린 경우에도 보정 가능 기간 또는 특허결정 등본 송달일부터 3개월 이내(설정등록 전까지)에 보완수수료를 납부하고 보완할 수 있는 절차를 두고 있습니다. 다만 기간을 넘기면 구제받기 어렵습니다.
주의할 점은 공지예외주장이 그 공개를 신규성·진보성 판단의 선행기술에서 빼 줄 뿐 출원일을 공개일로 앞당겨 주지는 않는다는 것입니다. 공개한 뒤 출원하기 전까지 제3자가 같은 발명을 독자적으로 먼저 출원하거나 공개하면 다툼이 생길 수 있습니다. 결국 이 제도는 안전장치일 뿐이며, 공개한 뒤에도 가능한 한 빨리 출원해야 합니다.
해외 출원에도 같은 기준이 적용되나요?
적용되지 않습니다. 공개 후 유예기간은 각국 법률이 따로 정하므로, 국내에서 인정되는 공개라도 다른 나라에서는 신규성을 잃게 하는 선행기술이 될 수 있습니다. 주요 지역의 차이는 아래와 같이 정리할 수 있습니다.
| 구분 | 자기 공개 후 유예 여부 | 실무상 유의점 |
|---|---|---|
| 대한민국 | 공개일부터 12개월 이내 출원 시 공지예외주장 가능 | 출원서에 주장하고 증명서류를 기한 안에 제출해야 함 |
| 미국 | 발명자 본인의 공개에 대해 1년의 유예기간 인정 | 발명자 본인 또는 발명자로부터 정보를 얻은 사람의 공개만 해당하며 유효 출원일 전 1년 이내여야 함 |
| 유럽 등 일부 지역 | 자기 공개에 대한 유예를 매우 좁게 인정함 | 해외 진출 가능성이 있으면 공개 전에 출원하는 것이 안전함 |
미국 특허상표청은 발명자 본인이나 발명자로부터 정보를 얻은 사람이 유효 출원일 전 1년 이내에 공개한 내용은 선행기술에서 제외된다고 설명합니다. 반면 유럽 등 일부 지역은 자기 공개에 대한 유예를 매우 좁게 인정하므로, 해외 진출 가능성이 있으면 공개 전에 출원하는 것이 안전합니다.
세계지적재산기구가 관리하는 파리협약에 따르면, 특허는 최초 출원일부터 12개월 안에 다른 가맹국에 출원하면서 우선권을 주장할 수 있습니다. 여러 나라에 출원하기 위한 국제출원 제도도 있으나, 이 경우에도 각국 절차를 따로 거쳐야 합니다. 우선권과 국제출원 모두 최초 출원을 공개 전에 해 두었을 때 가장 큰 효과를 냅니다.
공개 전후에는 어떤 순서로 준비해야 하나요?
발표, 펀딩, 전시회 일정이 잡혔다면 일정을 거꾸로 계산해 출원 시점을 먼저 정합니다. 권장 절차는 다음과 같습니다.
- 공개 일정 목록 작성: 발표, 논문 제출, 전시, 펀딩 오픈, 판매 개시 날짜를 모두 적고 가장 빠른 날을 기준일로 삼습니다.
- 선행기술 조사: 공개된 특허문헌 등에서 유사 발명을 확인하고, 차별화되는 구성을 정리합니다.
- 공개 전 출원: 명세서 작성이 늦어지면 먼저 출원일을 확보하는 방법이 있는지 특허청에서 확인합니다.
- 공개 범위 관리: 출원 범위에 들어가지 않은 개량 사항은 공개 자료에서 빼거나, 추가로 출원한 뒤 공개합니다.
- 이미 공개했다면 즉시 대응: 공개일을 증명할 자료(게시 화면, 발표 자료, 전시 참가 확인서 등)를 보관하고 12개월 기한 안에 공지예외주장과 함께 출원합니다.
- 해외 전략 확정: 국내 최초 출원일부터 12개월 안에 우선권 주장 해외 출원 또는 국제출원 여부를 결정합니다.
외부와 기술 협의를 해야 한다면 비밀유지계약을 먼저 체결하고, 자료를 넘긴 날짜와 받은 사람을 기록해 두는 것이 좋습니다. 이런 기록은 나중에 의사에 반한 공개였음을 주장하거나 권리 귀속을 다툴 때 핵심 증거가 됩니다.
자주 묻는 질문
논문을 먼저 게재했는데 지금 출원해도 특허를 받을 수 있나요?
국내에서는 게재일부터 12개월이 지나지 않았다면 공지예외주장을 하면서 출원할 수 있습니다. 다만 온라인 선공개처럼 실제 공개일이 게재일보다 빠를 수 있으므로 가장 이른 공개일을 기준으로 기한을 계산해야 합니다. 유럽 등 유예를 엄격하게 운용하는 지역에서는 권리를 받기 어려울 수 있습니다.
크라우드펀딩 페이지에 외관 사진만 올렸어도 문제가 되나요?
사진만으로 발명의 기술적 구성을 알 수 없다면 영향이 적을 수 있지만, 구조나 작동 방식이 드러난다면 공개로 판단될 수 있습니다. 외관 자체를 보호하려는 경우에는 디자인 권리의 신규성 문제도 함께 따져야 합니다. 판단이 애매하다면 공개된 것으로 보고 기한 안에 출원하는 편이 안전합니다.
공지예외주장을 하면 제3자의 출원보다 앞선 것으로 인정됩니까?
인정되지 않습니다. 공지예외주장은 출원일을 공개일로 앞당기지 않으므로, 공개 내용을 본 제3자가 개량 발명을 먼저 출원할 수도 있습니다. 개량 사항까지 출원 범위에 담아 두는 것이 안전합니다.